BPatG, Beschluss vom 03.09.2026 – 12 W (pat) 17/23

Die Einsprechenden haben gegen das Patent 103 36 304 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Motorbetriebene Förderrolle; Steuervorrichtung für eine motorbetriebene Förderrolle, Rollenförderanlage und Steuerverfahren für eine Rollenförderanlage“, das am 31. Juli 2003 angemeldet worden ist und dessen Erteilung am 27. August 2020 veröffentlicht worden ist, Einspruch eingelegt. Gegen den Beschluss der Patentabteilung 22 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 24. März 2022, mit dem das Streitpatent widerrufen wurde, hat die Patentinhaberin am 12. September 2023 Beschwerde eingelegt.

Die Schutzdauer des Streitpatents ist abgelaufen. Außerdem erklärte die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2025, dass sie gegenüber der Einsprechenden zu 2 aus dem Streitpatent für die Vergangenheit und die Zukunft keine Ansprüche geltend machen werde. Mit Schriftsatz vom 20. Mai 2026 erklärte die Patentinhaberin, auch gegenüber den Einsprechenden zu 1 und zu 3 aus dem Streitpatent für die Vergangenheit und die Zukunft keine Ansprüche geltend zu machen. Die Patentinhaberin hat beantragt, die Einsprüche der Einsprechenden zu 2 und zu 3 mangels Rechtsschutzbedürfnis als unzulässig zurückzuweisen und den Einspruch der Einsprechenden zu 1 mangels Zahlung der Einspruchsgebühr, bzw. hilfsweise aufgrund entfallenen Rechtsschutzbedürfnisses, zurückzuweisen.

Der Senat hat daraufhin den Verhandlungstermin aufgehoben. Mit Schreiben vom 19. Juni 2026 wurden die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass mit dem Erlöschen des Patents ein Interesse der Allgemeinheit am Widerruf des Patents mit Wirkung ex tunc nicht mehr zum Tragen komme. Es trete in einem solchen Fall Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache ein, wenn nicht der oder die Einsprechende ausnahmsweise ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis an der Fortführung des Einspruchsverfahrens habe. Gemäß § 61 Abs. 1 Satz 5 2. Alt. PatG sei die Beendigung des Verfahrens durch Beschluss festzustellen, wenn das Verfahren in der Hauptsache erledigt ist. Es werde deshalb nachgefragt, ob aus Sicht der Einsprechenden ein Rechtsschutzbedürfnis an einer rückwirkenden Aufrechterhaltung bzw. am rückwirkenden Widerruf des Patents bestehe. Es wurde hierfür eine Frist von einem Monat gewährt. Die Schreiben wurden allen Verfahrensbeteiligten am 19. Juni 2026 zugestellt.

Die Einsprechende zu 1 teilte mit Schreiben vom 14. Juli 2026 mit, dass sie der Beendigung des Verfahrens wegen Erledigung der Hauptsache zustimme. Da die Zulässigkeit des Einspruchs der Einsprechenden zu 1 grundsätzliche Fragen zur Handhabung der PatKostZV durch das DPMA aufwerfe, rege sie an, dass der erkennende Senat im Rahmen eines obiter dictums zu der Frage der Wirksamkeit einer Zahlung per SEPA-Lastschrift ohne Angabe einer Mandatsreferenznummer als Verwendungszweck Stellung beziehe. Die Einsprechende zu 3 hat mit Schreiben vom 10. August 2026 der Beendigung des Verfahrens wegen Erledigung zugestimmt.

Die übrigen Verfahrensbeteiligten haben sich nicht zu dem Hinweis vom 19. Juni 2026 geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Das Einspruchsverfahren und das Einspruchsbeschwerdeverfahren sind gemäß § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG durch feststellenden Beschluss in der Hauptsache für erledigt zu erklären, da das Streitpatent erloschen ist und die Einsprechenden kein Rechtsschutzinteresse an der Fortführung des Verfahrens haben.

1. Die Schutzdauer des Streitpatents war am 1. August 2023 bereits gemäß § 16 PatG abgelaufen, da das Patent am 31. Juli 2003 angemeldet wurde.

2. Damit entfällt das öffentliche Interesse an der Beseitigung des Patents. Daher wird das Einspruchsverfahren nur fortgesetzt, wenn der Einsprechende ein schutzwürdiges eigenes Interesse an dem rückwirkenden Widerruf des ex nunc erloschenen Patents dartun kann. Ein solches besteht nicht (mehr), wenn der Patentinhaber gegenüber dem Einsprechenden verbindlich erklärt, gegen diesen aus dem Patent auch für die Vergangenheit keine Ansprüche geltend zu machen (vgl. BGH, Beschluss vom 26. Juni 2012, X ZB 4/11 – Sondensystem = GRUR 2012, 1071, 1072, Rn. 9;BGH, Beschluss vom 17. April 1997 – X ZB 10/96 – Vornapf = GRUR 1997, 615, 617; Benkard/Schwarz, PatG, 12. Aufl., § 59 Rn. 185, § 73 Rn. 141f; Schulte/Moufang, PatG, 12. Aufl., § 59 Rn. 244 und Schulte/Püschel, PatG, 12. Aufl., § 73 Rn. 213.

Die Patentinhaberin erklärte mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2025, dass sie gegenüber der Einsprechenden zu 2 aus dem Streitpatent für die Vergangenheit und die Zukunft keine Ansprüche geltend machen werde. Mit Schriftsatz vom 20. Mai 2026 erklärte die Patentinhaberin, auch gegenüber den Einsprechenden zu 1 und zu 3 aus dem Streitpatent für die Vergangenheit und die Zukunft keine Ansprüche geltend zu machen. Aus diesem Grund haben die Einsprechenden kein Rechtsschutzbedürfnis für die Fortführung des Verfahrens.

Daher ist das Einspruchsverfahren – und gleichzeitig auch das dieselbe Zielrichtung betreffende Einspruchsbeschwerdeverfahren – in der Hauptsache erledigt (vgl. BGH, a. a. O. – Vornapf; BGH, a. a. O. – Sondensystem; BPatG, Beschluss vom 27. Juli 2009, 21 W (pat) 301/08; BPatGE 51, 128 – Radauswuchtmaschine; BPatG, Beschluss vom 8. September 2025, 14 W (pat) 2/20; Benkard/Schwarz, a. a. O. § 59 Rn. 185 und § 73 Rn. 141 f.; Schulte/Moufang, a. a. O., § 59 Rn. 244 und Schulte/Püschel, a.a.O. § 73 Rn. 213).

Aus diesem Grund konnte der Senat auch nicht prüfen, ob der Einspruch der Einsprechenden zu 1 zulässig war.

3. Nach vorherrschender Auffassung, der sich der Senat anschließt, führt die Erledigung der Hauptsache im Einspruchsbeschwerdeverfahren in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 S. 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 27. November 2023, 11 W (pat) 5/23; Beschluss vom 8. September 2025, 14 W (pat) 2/20; Beschluss vom 13. Juni 2018, 20 W (pat) 29/16; Beschluss vom 20. Februar 2018, 19 W (pat) 14/17). Im Interesse der Öffentlichkeit ist auch diese Rechtsfolge von Amts wegen festzustellen (BPatG, Beschluss vom 27. November 2023, 11 W (pat) 5/23; Beschluss vom 26. November 2024, 17 W (pat) 7/22; Beschluss vom 28. Januar 2025, 12 W (pat) 23/24; Beschluss vom 8 September 2025, 14 W (pat) 2/20).

4. In entsprechender Anwendung von § 79 Abs. 2 PatG ergeht der vorliegende Beschluss ohne mündliche Verhandlung.

5. Für eine Kostenentscheidung war kein Raum, da eine Kostenauferlegung weder für das Einspruchsverfahren noch hinsichtlich des vorliegenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens der Billigkeit entsprochen hätte (vgl. § 62 Abs. 1 PatG bzw. § 80 Abs. 1 PatG).

6. Zur Rechtsfrage, ob die Erledigung der Hauptsache im Einspruchsbeschwerdeverfahren hier in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Wirkungslosigkeit des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses geführt hat, war gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die genannte Rechtsfrage ist von grundsätzlicher Bedeutung und höchstrichterlich bisher nicht geklärt worden. In Fällen, in denen mit einem erstinstanzlichen Beschluss ein Teil- oder Vollwiderruf eines Patents ausgesprochen wurde, verhindert die Anwendung der genannten Regelung den Eintritt der Bestandskraft und verursacht damit quasi „rückwirkend“ wieder die ungeschmälerte Aufrechterhaltung des Patents (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 135; BPatG, Beschluss vom 27. November 2023, 11 W (pat) 5/23; Beschluss vom 26. November 2024, 17 W (pat) 7/22; Beschluss vom 8. September 2025, 14 W (pat) 2/20). Die Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO führt damit zu einem Ergebnis, das sowohl für die Allgemeinheit als auch für Einsprechende einen gleichsam überraschenden wie belastenden Rechtsnachteil bedeuten kann. Mit Blick auf Sinn und Zweck eines patentamtlichen Einspruchsverfahrens und eines patentgerichtlichen Einspruchsbeschwerdeverfahrens stellt sich damit die Frage, ob beim patentamtlichen Einspruchsverfahren im Sinne von § 99 Abs. 1 PatG Besonderheiten zu beachten sind, die hier eine entsprechende Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO ausschließen.