BGH, Urteil vom 17.09.2026 – X ZR 2/25

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 620 119 (Streitpatents), das am 2. März 2009 unter Inanspruchnahme von vier US-amerikanischen Prioritäten aus dem Zeitraum vom 28. Februar 2008 bis 27. Februar 2009 angemeldet worden ist und eine endoluminale Laserablationsvorrichtung zur Behandlung von Veneninsuffizienzen betrifft.

Nach Abschluss eines vorangegangenen Nichtigkeitsverfahrens (BGH, Urteil vom 7. September 2021 - X ZR 77/19) lautet Patentanspruch 1, auf den zwölf weitere Ansprüche zurückbezogen sind, in der Verfahrenssprache:

A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device comprising: a flexible waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) defining an elongated axis, a proximal end optically connectable to a source of radiation (424), and a rounded distal end receivable within the blood vessel and including a radiation emitting surface (110, 210, 510, 610) that emits radiation from the radiation source (424) laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and annularly from the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) onto an angularly extending portion of the surrounding vessel wall, wherein the emitting surface (110, 210, 510, 610) is oriented at an acute angle with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and wherein the emitting surface (110, 210, 510, 610) is substantially conical shaped, the device further comprising

- a cover (106, 206, 506, 606, 906) that is fixedly secured to the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and sealed with respect thereto, substantially transparent with respect to the emitted radiation, that encloses the emitting surface (110, 210, 510, 610) therein, and that defines a gas-waveguide interface that refracts emitted radiation laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) onto the surrounding vessel wall,

- at least one laser source (424) that provides laser radiation of 1470 nm +/-30 nm or 1950 nm +/- 30 nm, wherein the proximal end of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) is optically coupled to the at least one laser source (424).

Nachdem eine weitere Nichtigkeitsklage zunächst von der Klägerin des ersten Nichtigkeitsverfahrens erhoben worden war, erfolgte mit Zustimmung der ursprünglichen Klägerin ein Parteiwechsel auf die mit ihr verbundene jetzige Klägerin.

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Nach Auffassung der Beklagten ist die Klage unzulässig, jedenfalls aber unbegründet. Hilfsweise hat sie das Schutzrecht mit zwölf Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat die Klage als zulässig angesehen und das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die Fassung nach Hilfsantrag XI hinausgeht. Dagegen richten sich die Berufungen beider Seiten. Die Klägerin begehrt weiterhin die Nichtigerklärung des Streitpatents. Die Beklagte hält die Klage für unzulässig, jedenfalls aber für unbegründet. Hilfsweise verteidigt sie das Schutzrecht in der Fassung der Hilfsanträge I bis X.

Beide Berufungen sind zulässig. Nur die Berufung der Beklagten ist begründet.

I. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung für die Anwendung von Laserstrahlen innerhalb von Blutgefäßen, insbesondere zur Behandlung von Gefäßkrankheiten, etwa einem venösen Stauungssyndrom.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents waren zur Behandlung von erkrankten Gefäßen, wie zum Beispiel Krampfadern, neben deren Entfernung auch verschiedene Methoden zum Veröden der betroffenen Gefäße bekannt, etwa durch Medikamente, durch Hochfrequenzstrom (radio frequency, RF) oder durch Laserstrahlung (endoluminale Laser-Ablation, ELA).

Bei der zuletzt genannten Methode sei nachteilig, dass die mit einer lichtleitenden Faser in das Gefäß geleitete Laserstrahlung nur aus einer kleinen ebenen Endfläche der Faser und nur in Vorwärtsrichtung austrete. Die relativ hohen Energieniveaus führten zu stark erhöhten Temperaturen und starken Schmerzen im umliegenden Gewebe. Bei besonders starker thermischer Schädigung könne es auch zu Nervenschädigungen kommen. Zur Schmerzvermeidung würden relativ hohe Konzentrationen von Betäubungsmitteln verabreicht.

2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem, eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die die aufgezeigten Nachteile vermeidet.

3. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

0 | A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device comprising | Vorrichtung für die endoluminale Behandlung von venösen Insuffizienzen durch Anwenden von Strahlung auf die Gefäßwand zum Verschließen der Vene beim Zurückziehen der Vorrichtung, umfassend

1 | a flexible waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) defining an elongated axis, | einen biegsamen Wellenleiter (100, 200, 500, 600, 800, 900), der eine Längsachse bestimmt, mit

2 | a proximal end optically connectable to a source of radiation (424), and | einem optisch mit einer Strahlungsquelle (424) verbindbaren proximalen Ende und

3 | a rounded distal end receivable within the blood vessel and | einem gerundeten, von dem Blutgefäß aufnehmbaren distalen Ende,

3.1 | including a radiation emitting surface (110, 210, 510, 610) | das eine Strahlung emittierende Oberfläche (110, 210, 510, 610) aufweist,

3.1.1 | that emits radiation from the radiation source (424) laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and annularly from the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) onto an angularly extending portion of the surrounding vessel wall, | die Strahlung von der Strahlungsquelle (424) bezüglich der Längsachse des Wellenleiters (100, 200, 500, 600, 800, 900) in seitliche Richtung und vom Wellenleiter (100, 200, 500, 600, 800, 900) aus ringförmig auf einen sich über einen Winkelbereich erstreckenden Abschnitt der umgebenden Gefäßwand emittiert,

3.1.2 | wherein the emitting surface (110, 210, 510, 610) is oriented at an acute angle with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and wherein the emitting surface (110, 210, 510, 610) is substantially conical shaped, | und die in einem spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters (100, 200, 500, 600, 800, 900) angeordnet und im Wesentlichen kegelförmig ist.

4 | the device further comprising a cover (106, 206, 506, 606, 906) that | Die Vorrichtung umfasst ferner eine Abdeckung (106, 206, 506, 606, 906), die

4.1 | is fixedly secured to the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and sealed with respect thereto, | am Wellenleiter (100, 200, 500, 600, 800, 900) befestigt und dicht angebracht ist,

4.2 | is substantially transparent with respect to the emitted radiation | bezüglich der emittierten Strahlung im Wesentlichen transparent ist,

4.3 | encloses the emitting surface (110, 210, 510, 610) therein, and | die emittierende Oberfläche (110, 210, 510, 610) einschließt und

4.4 | defines a gas-waveguide interface that refracts emitted radiation laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) onto the surrounding vessel wall, | eine Gas-Wellenleiterschnittstelle bildet, die emittierte Strahlung bezüglich der Längsachse des Wellenleiters (100, 200, 500, 600, 800, 900) in seitliche Richtung auf die umgebende Gefäßwand bricht,

5a | at least one laser source (424) that provides laser radiation of 1470 nm +/- 30 nm or 1950 nm +/- 30 nm, wherein the proximal end of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) is optically coupled to the at least one laser source (424). | mindestens eine Laserquelle (424), die Laserstrahlung mit einer Wellenlänge von 1470 nm +/- 30 nm oder 1950 nm +/- 30 nm aussendet und mit der das proximale Ende des Wellenleiters (100, 200, 500, 600, 800, 900) optisch gekoppelt ist.

4. Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung.

a) Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass die Zweckangabe in Merkmal 0 den geschützten Gegenstand nicht auf den Einsatz bei einer endoluminalen Behandlung einer venösen Insuffizienz beschränkt.

Zweck- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch beschränken dessen Gegenstand regelmäßig nicht auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion. Sie haben grundsätzlich nur zur Folge, dass der geschützte Gegenstand objektiv geeignet sein muss, den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion zu erfüllen. Nicht erforderlich ist, dass der Gegenstand tatsächlich für diesen Zweck eingesetzt wird oder für einen solchen Einsatz bestimmt ist (vgl. nur BGH, Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 50/16, GRUR 2018, 1128 Rn. 12 - Gurtstraffer). Entgegen der Auffassung der Beklagten hat das Patentgericht nicht angenommen, dass es genügt, wenn eine solche Eignung zu vermuten ist.

Sofern die Eignung für den angegebenen Zweck voraussetzt, dass einzelne Betriebsparameter wie etwa die Wellenlänge oder der Energiegehalt der Laserstrahlung innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, genügt es grundsätzlich, wenn die Vorrichtung die Möglichkeit bietet, diese Parameter entsprechend einzustellen. Wenn diese Voraussetzung vorliegt, ist es grundsätzlich unerheblich, ob der Hersteller oder Lieferant diese Einstellungen empfiehlt oder ein Nutzer sie üblicherweise auswählt (vgl. BGH, Urteil vom 13. Dezember 2005 - X ZR 14/02, GRUR 2006, 399 Rn. 21 - Rangierkatze).

Der Durchmesser der Vorrichtung muss danach so beschaffen sein, dass die Vorrichtung in eine Vene eingeführt und in dieser zurückgezogen werden kann. Hieraus ergeben sich keine exakten Ober- und Untergrenzen für den Durchmesser der Vorrichtung.

Wie sich aus der Zusammenschau der Merkmale 3, 4 und 4.1 ergibt, weist die Vorrichtung am distalen Ende des Wellenleiters eine gerundete Abdeckung auf, die am Wellenleiter befestigt und dicht angebracht ist.

b) Nach Merkmal 3.1.1 weist das distale Ende des Wellenleiters eine Oberfläche auf, die Laserstrahlung in seitliche Richtung ringförmig emittiert, so dass sie auf einen sich über einen Winkelbereich erstreckenden Abschnitt der umgebenden Gefäßwand trifft. Aus Merkmal 3.1.1 ergibt sich damit die Anforderung, dass die Strahlung gleichzeitig seitlich über 360° austritt. Der Anspruch gibt nicht konkret vor, über welche Breite sich der Bereich erstreckt, den die ringförmige Strahlung abdeckt.

Von Patentanspruch 1 nicht umfasst ist danach eine Vorrichtung, bei der die Strahlung nur an einer Endfläche austreten kann. Nicht umfasst ist ferner eine Vorrichtung, bei der die Strahlung sowohl zur Seite als auch in axiale Richtung austritt. Eine seitliche und ringförmige Strahlung erfordert zwar nicht, dass die Strahlung in einem Winkel von exakt 90° zur Längsachse ausgerichtet ist. Die ringförmige Strahlung kann sich daher über eine gewisse Breite erstrecken, sie muss aber seitlich begrenzt sein. Patentanspruch 1 umfasst daher keine Vorrichtung, bei der die Strahlung übergangslos seitlich und axial erfolgt.

Nicht umfasst ist weiter eine Vorrichtung, bei der die Strahlung einen Bereich von weniger als 360° abdeckt, so dass sie, wie etwa in Absatz 43 der Beschreibung geschildert wird, vom Anwender gedreht werden muss, um eine vollständige, 360° abdeckende Bestrahlung der Gefäßwand zu erreichen (Abs. 43, Sp. 13 Z. 18 ff.).

Schließlich ist eine Vorrichtung nicht umfasst, bei der die seitliche Strahlung über mehrere Abschnitte räumlich verteilt jeweils weniger als 360° abdeckt, auch wenn die seitliche Strahlung insgesamt 360° erreicht.

Dieses Verständnis von Merkmal 3.1.1 steht im Einklang damit, dass die Streitpatentschrift zwischen radialer Strahlung und ringförmiger Strahlung unterscheidet und eine ringförmige Emission der Strahlung als besonderen Fall radialer Strahlung ansieht (s. etwa Abs. 42, Sp. 12 Z. 40-43, Abs. 54, Sp. 17 Z. 9-14, Abs. 60, Sp. 20 Z. 31-33, Abs. 72, Sp. 26 Z. 28-31).

c) Merkmal 3.1.2 sieht vor, dass die ringförmige Strahlung durch eine bestimmte Gestaltung der emittierenden Oberfläche erzeugt wird. Danach muss diese Oberfläche am distalen Ende des Wellenleiters in einem spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters angeordnet und konisch geformt sein.

Ein Ausführungsbeispiel zeigt die nachstehend wiedergegebene Figur 1b der Streitpatentschrift:

Dort weist das Ende des Wellenleiters eine konisch geformte Oberfläche 110 auf, mit der eine seitliche Strahlung um 360° erreicht wird (Abs. 42, Sp. 12 Z. 25-28).

Ein weiteres Ausführungsbeispiel zeigen die nachstehend wiedergegebenen Figuren 8a und 8b der Streitpatentschrift:

Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen

Bei diesem Ausführungsbeispiel weist der Wellenleiter am distalen Ende eine konvexe kegelförmige emittierende Oberfläche auf. Axial beabstandet hiervon ist eine konkave, ebenfalls kegelförmige Oberfläche angeordnet. Zwischen beiden Oberflächen besteht eine Lücke (844). Eine solche Anordnung führt dazu, dass die Strahlung seitlich ringförmig emittiert wird und auf die Gefäßwand trifft (Abs. 54).

d) Nach Merkmal 4.4 muss die seitliche, ringförmige Abstrahlung zudem durch eine Brechungswirkung der in Merkmalsgruppe 4 vorgesehenen Abdeckung erzielt werden, die gemäß Merkmal 4.3 die emittierende Oberfläche einschließt und eine Gas-Wellenleiterschnittstelle bildet.

Hierzu erläutert die Beschreibung, dass sich zwischen der Abdeckung und der die Laserstrahlung emittierenden Oberfläche ein mit einem Gas gefüllter Raum befindet (Abs. 41 f.). In dem Ausführungsbeispiel nach der oben wiedergegebenen Figur 8 befindet sich das Gas in der Lücke 844 (Abs. 54).

Im Ergebnis wird die gewünschte Strahlrichtung damit weder allein durch die Ausgestaltung der emittierenden Oberfläche nach den Merkmalen 3.1.1 und 3.1.2 noch allein durch eine Brechungswirkung der Abdeckung nach Merkmal 4.4 erzielt, sondern durch die Kombination und das Zusammenwirken dieser Mittel.

e) Wie der Senat bereits in seiner Entscheidung im ersten Nichtigkeitsverfahren ausgeführt hat, erfordert eine feste und dichte Anbringung der Abdeckung an den Wellenleiter im Sinne von Merkmal 4.1, dass die Abdeckung sich beim Zurückziehen der Vorrichtung aus der Vene nicht vom Wellenleiter löst und das Eindringen von Flüssigkeit während der Behandlung jedenfalls in dem Maße verhindert wird, dass der angestrebte Behandlungserfolg nicht in wesentlichem Umfang beeinträchtigt wird.

Entgegen der Auffassung der Beklagten lassen sich den Ausführungen zum ersten Ausführungsbeispiel, in denen von einer hermetischen Abdichtung die Rede ist (Abs. 42, Sp. 12 Z. 31-36), keine weitergehenden Anforderungen entnehmen. Dies ergibt sich, wie die Berufungserwiderung der Klägerin zu Recht geltend macht, schon daraus, dass an allen anderen Stellen nur eine Abdichtung erwähnt wird und die Anforderung, wonach die Abdichtung "hermetisch" sein muss, im Wortlaut von Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden hat.

f) Nach Merkmal 5a strahlt die Laserquelle eine Strahlung mit einer Wellenlänge von 1470 nm +/- 30 nm oder 1950 nm +/- 30 nm aus.

Die Beschreibung führt hierzu aus, dass diese Wellenlänge deutlich besser von Wasser als von Hämoglobin absorbiert werde. Dies habe den Vorteil, dass die Strahlung nicht vom Blut, sondern vom Gewebe des Blutgefäßes absorbiert werde, was den angestrebten Verschluss des Gefäßes ohne unerwünschte Nebenwirkungen erleichtere (Abs. 62, Sp. 22 Z. 1 ff.).

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Die Klage sei zulässig. Durch den mit Zustimmung der ursprünglichen Klägerin erklärten gewillkürten Parteiwechsel sei die jetzige Klägerin wirksam Partei geworden. Der Parteiwechsel sei sachdienlich. Auch die Rechtskraft des Urteils des Bundesgerichtshofs im ersten Nichtigkeitsverfahren stehe der Zulässigkeit der Klage nicht entgegen, da die jetzige Klägerin an diesem Rechtsstreit weder beteiligt war noch Rechtsnachfolgerin der damaligen Klägerin sei. Der auch im Prozessrecht zu beachtende Grundsatz von Treu und Glauben rechtfertige jedenfalls deshalb keine andere Beurteilung, weil die Klägerin von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen werde und daher ein eigenes Interesse an der Nichtigerklärung des Streitpatents habe.

Die Klage sei auch begründet. In der geltenden Fassung habe das Streitpatent keinen Bestand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe ausgehend vom Offenbarungsgehalt des Beitrags von Burgmeier et al. (Die endoluminale Laserbehandlung der Varikosis: Einfluss des verwendeten Lichtwellenleiters, der Laserwellenlänge und der Energiedichte, Abstract 100, in: Gefäßchirurgie 2007, S. 307, N76) in Verbindung mit dem Artikel von Heinze et al. (Modified fiber tips for light application in hollow organs, Proceedings of SPIE 1201, optical fibers in medicine V, 1. July 1990, S. 304-312, N31) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

N76 schildere die Ergebnisse verschiedener Experimente, die zur Untersuchung der Einflüsse des verwendeten Lichtwellenleiters, der Laserwellenlänge und der Energiedichte bei der endoluminalen Laserbehandlung der Varikosis durchgeführt worden seien. Dabei sei die präparierte Vene eines Rinderfußes unter Verwendung von Diodenlasern mit Strahlung der Wellenlänge 1470 nm und einer Leistung zwischen 5 W und 20 W behandelt worden. Der Beitrag nehme alle Merkmale mit Ausnahme von Merkmal 3.1.2 vorweg. Der Fachmann - ein Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik oder ein Physiker, der Erfahrung in der Entwicklung von Vorrichtungen für die Behandlung von Körperhohlräumen und mit elektromagnetischer Strahlung sowie Kenntnisse der technischen Optik habe und zur Beurteilung der medizinischen Aspekte mit einem Arzt zusammenarbeite - lese mit, dass es sich bei dem verwendeten Lichtwellenleiter um einen biegsamen Leiter handele, der eine Längsachse gemäß Merkmal 1 aufweise. Da eine Performation der Venenwand zu vermeiden sei, sei das distale Ende der Vorrichtung zwingend entsprechend Merkmal 3 als gerundetes Ende auszugestalten. Nachdem N76 einen radial abstrahlenden Lichtwellenleiter beschreibe, mit dem eine homologe zirkuläre Schädigung der behandelten Rindervenenwand erzielt werde, lese der Fachmann mit, dass die Laserstrahlung seitlich und ringförmig emittiert werde. Damit sei auch Merkmal 3.1.1 offenbart. Der Gegenüberstellung zu Versuchen, die mit einer "bare fiber" - einem Wellenleiter mit einem blanken distalen Faserende ohne Abdeckung - durchgeführt worden seien, sei zu entnehmen, dass der in N76 erwähnte Radialstrahler über eine Abdeckung verfüge, die das distale Faserende umgebe und für Strahlung im Wesentlichen transparent sei. Durch das Einschließen der emittierenden Oberfläche bilde die Abdeckung eine Gas-Wellenleiterschnittstelle an der Austrittsfläche, die die emittierte Strahlung in seitliche Richtung auf die umgebende Gefäßwand breche. Zur Verwendung einer solchen Gas-Wellenleiterschnittstelle sei eine dichte und sichere Befestigung der Abdichtung notwendig.

Anhaltspunkte zur konkreten Ausgestaltung des distalen Endes des Radialstrahlers seien N76 nicht zu entnehmen. Daraus habe sich Veranlassung ergeben, sich diesbezüglich im Stand der Technik umzusehen. Einzelheiten zur Ausgestaltung eines radial abstrahlenden Lichtwellenleiters, der in hohlen Organen verwendet werde, habe der Fachmann der N31 entnommen. Dieser Beitrag befasse sich mit einer vergleichbaren Aufgabenstellung und nenne als mögliches Anwendungsszenario unter anderem die Koagulation einer Fistel zwischen Luft- und Speiseröhre (ösophagotracheale Fistel) bei Neugeborenen. N31 beschreibe den Aufbau einer Sonde, die in der Speiseröhre einer Ratte als Modell für eine ösophagotracheale Fistel bei Neugeborenen verwendet worden sei. Gezeigt werde eine Sonde, bei der die die Strahlung emittierende Oberfläche konisch geformt und in einem spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters angeordnet sei. Den Angaben zu Größe und Durchmesser der Vorrichtung und zur abgerundeten Kappe sei zu entnehmen, dass die Vorrichtung auch zur endoluminalen Behandlung von venösen Insuffizienzen geeignet sei. Auf der Suche nach einem Vorbild für eine konkrete Ausbildung des distalen Endes der in N76 genannten radial abstrahlenden Wellenleitervorrichtung für einen Wellenlängenbereich von 1470 nm zur Venenverödung sei der Fachmann in Kenntnis der N31 in naheliegender Weise zum Gegenstand von Patentanspruch 1 gelangt.

Für die Hilfsanträge I bis X gelte Entsprechendes. Dagegen erweise sich das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag XI als rechtsbeständig.

III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsrechtszug nicht in allen Punkten stand.

Ohne Erfolg wendet sich die Beklagte gegen die Zulässigkeit des Parteiwechsels.

Die Entscheidung des Patentgerichts, dass der mit Zustimmung der ursprünglichen Klägerin erfolgte Parteiwechsel auf der Klägerseite sachdienlich ist, unterliegt gemäß § 268 ZPO nicht der Überprüfung in der Berufungsinstanz.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Klägerwechsel im Patentnichtigkeitsverfahren wie eine Klageänderung zu behandeln. Deren Zulässigkeit richtet sich grundsätzlich nach den allgemeinen Regeln des Zivilprozessrechts. Ein Wechsel auf der Klägerseite, der - wie hier - nach Rechtshängigkeit erfolgt, ist danach zulässig, wenn das Gericht die Änderung für sachdienlich erachtet. Hat das erstinstanzliche Gericht die Sachdienlichkeit bejaht, ist diese Entscheidung gemäß § 268 ZPO nicht anfechtbar (BGH, Urteil vom 15. Juli 2025 - X ZR 98/23, GRUR 2025, 1742 Rn. 20 ff. - Später Widerhall).

Die Rechtskraft des Urteils des Senats im vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren steht der Zulässigkeit der Klage nicht entgegen.

Die jetzige Klägerin ist mit der ursprünglichen Klägerin, die bereits im ersten Nichtigkeitsverfahren als Klägerin aufgetreten war, nicht identisch und damit an die Rechtskraft des in diesem Verfahren ergangenen Urteils nicht gebunden. Eine andere Beurteilung ergibt sich, anders als die Beklagte meint, auch nicht daraus, dass die ursprüngliche und die jetzige Klägerin verbundene Unternehmen sind.

Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte darauf, die Klägerin sei als Strohmann der ursprünglichen Klägerin anzusehen.

Zwar kann grundsätzlich geltend gemacht werden, dass der Versuch einer Partei, durch Einschaltung eines Strohmanns die Rechtskraft zu unterlaufen, missbräuchlich sei und der Strohmann deshalb die Rechtskraft gegen sich gelten lassen müsse (BGH, Beschluss vom 16. Juni 1993 - I ZB 14/91, GRUR 1993, 969, juris Rn. 25 - Indorektal II; Urteil vom 7. Oktober 2009 - Xa ZR 131/04, GRUR-RR 2010, 136 Rn. 17 - Behälterschließvorrichtung).

Die Ausgestaltung der Patentnichtigkeitsklage als Popularklage setzt jedoch der Möglichkeit, einem Kläger den Zutritt zum Nichtigkeitsverfahren aus in seiner Person liegenden Gründen zu versagen, von vornherein enge Grenzen. Zulässig ist eine solche Klage jedenfalls dann, wenn die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Klägers aus dem von ihm angegriffenen Patent besteht (BGH, Urteil vom 26. September 2010 - X ZR 49/09, GRUR 2010, 992 Rn 8 - Ziehmaschinenzugeinheit II) oder wenn er - wie hier - bereits von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird (BGH, Urteil vom 7. Oktober 2009 - Xa ZR 131/04, GRUR-RR 2010, 136 Rn. 18 f. - Behälterschließvorrichtung).

Dagegen hält die Auffassung des Patengerichts, der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung sei nicht patentfähig, der Überprüfung im Berufungsrechtszug nicht stand.

Der Senat hat in seinem den Parteien bekannten Urteil vom 7. September 2021 im Einzelnen erläutert, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des damaligen Hilfsantrags 3 gegenüber dem dort erörterten Stand der Technik patentfähig ist. An dieser Beurteilung hält der Senat auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Klägerin fest.

Der Senat hat ausgeführt, dass die damals als N31A bezeichnete Entgegenhaltung N31 sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 in der Fassung des damaligen Hilfsantrags 3 mit Ausnahme von Merkmal 5a vorwegnimmt (Rn. 51 bis 86 und Rn. 97 bis 102).

Der Senat hat ferner entschieden, dass ausgehend von N31 keine Veranlassung bestand, die dort beschriebene Vorrichtung bei der Koagulation der Speiseröhren von Ratten oder einer ösophagotrachealen Fistel eines Neugeborenen mit einer Wellenlänge in Bereichen von 1.470 nm oder 1.950 nm einzusetzen (Rn. 103 f.).

Wie der Senat dort bereits erörtert hat, bestand ausgehend von N31 kein Anlass, die dort offenbarte Vorgehensweise auch für die Behandlung von venösen Insuffizienzen in Betracht zu ziehen und aus diesem Grunde andere Wellenlängen einzusetzen, wie sie etwa in der US-amerikanischen Patentanmeldung 2004/0092913 (N15) vorgeschlagen werden (Rn. 105 f.). Angesichts dessen rechtfertigt auch der als Anlagenkonvolut N93 von der Klägerin vorgelegte Stand der Technik keine abweichende Beurteilung.

Ob die in N31 beschriebene Wellenlänge (1320 nm) auch im Bereich der Phlebologie verwendet wird, ist angesichts der Vorgabe von Merkmal 5a unerheblich.

Aus entsprechenden Erwägungen hat der Senat ein Naheliegen des Gegenstands von Patentanspruch 1 für den Fall verneint, dass das US-amerikanische Patent 4 842 390 (N3) und die von den dort benannten Erfindern stammende Veröffentlichung von Sottini et al. (Probe for laser angioplasty radiating a corolla shaped beam, Applied Optics 1989, 995-999, N23) oder die deutsche Patentanmeldung 197 03 208 (N5) als Ausgangspunkt in Betracht gezogen werden (Rn. 150 bis 168 und Rn. 170).

Für den Eintrag „Lasermedizintechnik“ in dem von Paul herausgegebenen Lexikon der Optik (Band 1, 1999, S. 403 f., N4) ergab sich keine andere Beurteilung (Rn. 146 bis 149 und Rn. 171).

Wie in der damaligen Entscheidung ebenfalls bereits ausgeführt wurde, ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 ausgehend von N15 oder der im Wesentlichen inhaltsgleichen US-amerikanischen Patentanmeldung 2005/0131400 (N50) nicht nahegelegt.

Beide Entgegenhaltungen beschäftigen sich mit der Behandlung venöser Insuffizienz, doch sind die Merkmale 3.1.1 und 3.1.2 nicht offenbart. Diese waren, wie der Senat damals in Abgrenzung zu einer Entscheidung der Rechtbank Den Haag vom 15. April 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:3414, N46/N47) ausgeführt hat, durch den Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

N15 und N50 bezeichnen eine unmittelbare Einwirkung auf die Gefäßwand zwar als vorteilhaft. Um diese Wirkung zu erzielen, schlagen sie aber gerade nicht vor, die Strahlung in diesem Bereich zu konzentrieren. Vielmehr bezeichnen sie eine Diffusion der Laserstrahlung als vorteilhaft (N50 Abs. 86). Deshalb stellt sich eine Konzentration der Strahlung in einem ringförmigen Bereich, wie sie in N31 und in N5 für andere Einsatzzwecke offenbart ist, nicht als konsequente Weiterentwicklung des in N15 und N50 offenbarten Ansatzes dar, sondern als Abkehr von einem darin vorgeschlagenen zentralen Lösungselement (Rn. 107 bis 129).

Anders als die Klägerin meint, führt der Beitrag von Russo et al. (Axially and side-radiating optical fibres for medical application; SPIE, Vol. 492 ECOOSA ’84, Amsterdam, 1984, S. 466-473, N63) nicht zu einer anderen Beurteilung. N63 zeigt zwar Wellenleiter, bei denen die die Strahlung emittierende Oberfläche in einem spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters angeordnet ist und im Wesentlichen kegelförmig verläuft. N63 offenbart jedoch keine ringförmige Emission der Laserstrahlung, sondern spricht nur davon, dass mehr Energie in seitliche Richtung als nach vorne ausgestrahlt werde (S. 469, 2. Abs.). Aus N63 ergibt sich mithin keine Anregung, die Vorrichtung so zu gestalten, dass die Laserstrahlung ringförmig emittiert wird.

Für den als Anlage N64 vorgelegten weiteren Beitrag von Russo et al. (Optical fibres for medical applications output beam shaping, SPIE, Vol. 522 Fibre Optics ’85, 1985, S. 166-173), dessen Inhalt mit demjenigen von N63 weitgehend übereinstimmt, gilt Entsprechendes.

Entgegen der Auffassung der Klägerin ergibt sich auch aus der US-amerikanischen Patentanmeldung 2007/0049911 (N65) keine weitergehende Anregung.

N65 zeigt zwar unter anderem die Möglichkeit auf, das Ende des Lichtwellenleiters konisch zulaufend zu gestalten, und erläutert, dass dadurch eine seitliche Abstrahlung des Laserlichts erreicht werden könne, die sich über 360° erstrecke (Abs. 28 mit Figur 4A, ferner Abs. 36). Auch N65 gibt jedoch keinen Hinweis auf eine ringförmig konzentrierte Strahlung.

Aus entsprechenden Erwägungen hat der Senat entschieden, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 ausgehend von der deutschen Patentanmeldung 31 19 322 (N2), die sich, anders als N31 und N3 bis N5, mit der Behandlung von venöser Insuffizienz befasst, nicht nahegelegt war.

Die Ausgestaltung des distalen Lichtleiterendes bei der in N2 beschriebenen Vorrichtung führt zwar zu einer seitlichen Strahlung, doch tritt die Strahlung nicht ringförmig aus, sondern diffus in alle Richtungen (Rn. 138 bis 145). N2 strebt eine möglichst gleichförmige Verteilung der Strahlung an, um örtliche Überhitzung zu vermeiden. Daraus ergab sich keine Anregung, die Strahlung so zu beeinflussen, dass sie einen Ring bildet (Rn. 174).

Wie der Senat in seiner damaligen Entscheidung ebenfalls bereits entschieden hat, ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch ausgehend von der europäischen Patentmeldung 292 695 (N1) nicht nahegelegt.

Bei der in N1 beschriebenen Vorrichtung wird die Laserstrahlung zwar im Ergebnis in seitlicher Richtung abgelenkt und trifft ringförmig auf einen Abschnitt der umgebenden Gefäßwand auf, doch wird dies nicht durch eine Ausgestaltung der Oberfläche am distalen Ende der Lichtleiterfaser, sondern durch ein nicht axial eingekoppeltes Strahlenbündel erreicht (Sp. 1 Z. 45 bis Sp. 2 Z. 15), so dass es an einer Offenbarung von Merkmal 3.1.2 fehlt (Rn. 131 bis 137; soweit es in Rn. 136 f. der damaligen Entscheidung heißt, es fehle an einer Offenbarung von Merkmal 3.1.1, beruht dies ersichtlich auf einem Schreibversehen).

Im Zentrum von N1 steht danach der Vorschlag, anstelle von besonderen Ausgestaltungen des Lichtleiters am distalen Ende geeignete Maßnahmen am proximalen Ende vorzusehen. Daraus ergab sich keine Anregung, abweichend von diesem Gedanken nach Möglichkeiten zur vorteilhaften Ausgestaltung des distalen Endes zu suchen (Rn. 173).

Die europäische Patentanmeldung 367 516 (N68) nimmt den Gegenstand von Patentanspruch 1 weder vorweg noch legt sie ihn nahe.

N68 beschreibt eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Verschließen eines Blutgefäßes, um die Blutung nach der Entfernung eines Katheters oder eines anderen medizinischen Geräts zu stoppen.

Nach der Beschreibung der N68 wird für angioplastische Maßnahmen üblicherweise ein Katheter in ein Blutgefäß, etwa in eine Arterie am Oberschenkel, eingeführt und in die Herzregion geführt. Dazu wird die Arterie punktiert. Da ein solcher Katheter einen Durchmesser von 1 bis 4 mm habe, werde durch diese Maßnahme eine erhebliche Einstichöffnung hervorgerufen. Diese könne sich noch dadurch vergrößern, dass der Katheter geschoben, gezogen und gedreht werde. Im Stand der Technik habe man sich bislang darauf beschränkt, nach der Entfernung des Katheters aus dem Blutgefäß Druck auf das Gefäß auszuüben, bis die Gerinnung eintrete, was zum Teil erhebliche Zeit in Anspruch nehme.

Die nachstehend wiedergegebene Figur 1 zeigt eine Kathetereinstichstelle. Eine Arterie, etwa die Femoralarterie (10), befindet sich etwa einen halben Zoll oder mehr unter der Haut (12) des Patienten. Die Arterie ist an der Stelle (20) punktiert. Ein Katheter (16) wird durch die Einführkanüle (14) an der Punktionsstelle in die Arterie eingeführt.

Die nachstehend wiedergegebene Figur 2 zeigt den Zustand nach der Entfernung des Katheters.

Zur Verbesserung schlägt N68 eine Vorrichtung vor, mit der nicht nur Druck auf die Gefäßwand im Bereich der Punktion ausgeübt werden kann, sondern zudem Laserlicht eingesetzt wird, um die Gefäßwand thermisch zu verschweißen. Die Laserstrahlung habe vorzugsweise eine Wellenlänge von 1,4 bis 2,5 Mikrometer.

Ein Ausführungsbeispiel zeigen die nachstehend wiedergegebenen Figuren 3 und 4:

Bei diesem Beispiel bleibe die Einführkanüle an Ort und Stelle und werde genutzt, um eine Verschlussvorrichtung (30) zur Punktionsstelle (20) zu führen. Die Verschlussvorrichtung umfasse ein starres oder halbstarres Rohr (36) mit einem transparenten Ballon (38), der am distalen Ende (40) des Rohres angebracht sei und mit Flüssigkeit oder Gas aufgeblasen werden könne, um Druck auf die Punktionsstelle auszuüben. Im Rohr sei ferner eine optische Faser (50) angeordnet, die mit einer Strahlungsquelle (52) gekoppelt sei. Die Laserstrahlung könne die Wand des Ballons durchdringen und die Punktionsstelle bestrahlen, wie durch die gestrichelten Linien in Figuren 3 und 4 angedeutet ist. Die Laserenergie werde so bemessen, dass sie eine thermische Verschweißung der Gefäßwand bewirke. Die Vorrichtung könne in jeder Situation eingesetzt werden, in der eine unter der Haut liegende Arterie oder Vene verschlossen und abgedichtet werden müsse.

Entgegen der Auffassung der Klägerin nimmt N68 Merkmal 0 nicht vorweg.

Die dort beschriebene Vorrichtung ist nicht für eine endoluminale Behandlung von venösen Insuffizienzen geeignet. Sie ist weder bestimmt noch geeignet, in das Innere der Vene eingeführt und dann zurückgezogen zu werden, um dabei Strahlung auf das Innere der Gefäßwand auszusenden. Sie dient vielmehr dazu, die Wand eines Gefäßes von außen zu verschließen.

Die fehlende Eignung zur endoluminalen Behandlung von Veneninsuffizienz zeigt sich auch daran, dass das Rohr (36) starr oder halbstarr ausgebildet ist.

Auch Merkmal 3.1.1 ist, anders als die Klägerin meint, nicht vorweggenommen.

Das Ausführungsbeispiel nach Figuren 3 und 4 zeigt eine Strahlung, die kegelförmig vom Ende des Lichtwellenleiters nach vorne gerichtet ist und damit nicht ringförmig verläuft. Auch in der Beschreibung ist keine seitliche, ringförmige Emission der Strahlung offenbart.

Merkmal 3.1.2 ist, wie die Klägerin nicht verkennt, ebenfalls nicht vorweggenommen.

Angesichts dessen bestand schon kein Anlass, N68 als Ausgangspunkt heranzuziehen.

Ob sich ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt der Bemühungen des Fachmanns anbot, bestimmt sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht danach, ob es sich hierbei um den nächstliegenden Stand der Technik handelt. Die Einordung einer Entgegenhaltung als - aus der Sicht ex post - nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend noch erforderlich. Vielmehr bedarf es konkreter Umstände, die dem Fachmann Veranlassung gaben, eine bestimmte Entgegenhaltung als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen. Diese Rechtfertigung liegt in der Regel im Bemühen, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (BGH, Urteil vom 5. Oktober 2016 - X ZR 78/14, GRUR 2017, 148 Rn. 42 f. - Opto-Bauelement).

Nach diesem Maßstab stellt sich N68 nicht als tauglicher Ausgangspunkt dar.

Die Entgegenhaltung befasst sich weder mit der endoluminalen Behandlung von Gefäßen noch mit der endoluminalen Behandlung anderer röhrenartiger Gebilde des menschlichen Körpers, sondern lediglich mit dem von außen bewirkten Verschluss einer punktuellen Öffnung in einem Blutgefäß. Daher bestand kein Anlass, die N68 heranzuziehen, um eine bessere Behandlung venöser Insuffizienz zu entwickeln.

Selbst wenn man N68 als möglichen Ausgangspunkt ansähe, fehlte es zudem an einer Anregung, die dort beschriebene Vorrichtung dahin umzugestalten, dass die die Laserstrahlung emittierende Oberfläche in einem spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters angeordnet und kegelförmig ist und dass die Strahlung ringförmig auf die umgebende Gefäßwand emittiert wird.

Die Auffassung des Patentgerichts, der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe ausgehend von N76 in Verbindung mit N31 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, trifft nicht zu.

Nach N76 fehlt es bislang an einer einheitlichen Therapieempfehlung bezüglich Lichtwellenleiter, Wellenlänge und Energiedichte für die endoluminale Laserbehandlung der Stammveneninsuffizienz. Um entsprechende Behandlungsparameter zu definieren, habe man verschiedene Experimente an einem etablierten Ex-vivo-Rinderfußmodell durchgeführt. Dazu sei die Vena saphena lateralis präpariert und gespült worden. Anschließend sei eine endoluminale Laserbehandlung des Gefäßes unter Verwendung von Diodenlasern mit den Wellenlängen 980 nm und 1470 nm und mit unterschiedlichen Laserleistungen erfolgt. Die endoluminale Applikation der Lichtenergie sei mithilfe einer bare fiber und mit verschiedenen radial abstrahlenden Lichtwellenleitern erfolgt. Der Behandlungserfolg sei unter anderem anhand des notwendigen Koagulationseffekts und unerwünschter Gewebeschädigungen beurteilt worden.

Dabei habe sich gezeigt, dass sich unterschiedliche Gewebeschädigungen in Abhängigkeit von der verwendeten Laserwellenlänge, des Lichtwellenleiters, des Intravasalmediums und der Leistung des Lasers ergeben hätten. Neben erwünschten Koagulationseffekten sei es insbesondere bei Verwendung einer bare fiber zu unerwünschten Schädigungen gekommen. Dagegen hätten Radialstrahler zu einer homogenen zirkulären Schädigung ohne Perforationseffekte geführt. Im Vergleich zur bare fiber stelle der verwendete Radialstrahler damit eine Möglichkeit dar, die endoluminale Laserbehandlung der Stammveneninsuffizienz zu optimieren.

Das Patentgericht hat den Offenbarungsgehalt der N76 nicht zutreffend bestimmt. Es fehlt nicht nur an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung von Merkmal 3.1.2. Die Entgegenhaltung nimmt auch die Merkmale 3.1.1, 4.3 und 4.4 nicht vorweg.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung nach den Prinzipien der Neuheitsprüfung zu bestimmen. Zu ermitteln ist danach, was der Fachmann der Vorveröffentlichung "unmittelbar und eindeutig" entnimmt. Offenbart sein kann danach auch dasjenige, was in der Entgegenhaltung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns nach seinem allgemeinen Fachwissen jedoch selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen" wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, das heißt derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (BGH, Urteil vom 20. Mai 2021 - X ZR 62/19, GRUR 2021, 1162 Rn. 36 - Bodenbelag; Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin).

Ohne Erfolg wendet sich die Beklagte gegen die Auffassung des Patentgerichts, Merkmal 0 sei offenbart.

Wie oben bereits ausgeführt wurde, fordert Merkmal 0 lediglich die Eignung der Vorrichtung zu der dort beschriebenen Vorgehensweise. Anhaltspunkte dafür, dass die in N76 erwähnten Vorrichtungen nicht geeignet sind, eine Vene beim Zurückziehen der Vorrichtung zu verschließen, ergeben sich aus dem Vorbringen der Beklagten nicht. Die Angabe, dass die Versuche mit einem etablierten Ex-vivo-Rinderfußmodell durchgeführt wurden, steht dem nicht entgegen. Die Annahme, dass für solche Versuche eine Vorrichtung verwendet wird, die für den Einsatz bei varikösen Venen ungeeignet ist, liegt fern.

Dagegen nimmt N76 Merkmal 3.1.1 nicht vorweg.

Wie oben bereits ausgeführt wurde, fordert Patentanspruch 1 mit Merkmal 3.1.1 nicht nur, dass die die Laserstrahlung emittierende Oberfläche die Strahlung seitlich bzw. radial emittiert. Er gibt vielmehr - weitergehend - eine ringförmige Emission der Strahlung auf einen sich über einen Winkelbereich erstreckenden Abschnitt der umgebenden Gefäßwand vor.

Eine solche Ausrichtung der Laserstrahlung ist in N76 nicht offenbart. Den Ausführungen in N76 ist lediglich zu entnehmen, dass auch Lichtwellenleiter eingesetzt wurden, die das Laserlicht radial abstrahlen.

Es kann dahingestellt bleiben, ob aus den Angaben in N76 der Schluss gezogen werden kann, die Verwendung eines Diffusors, der Laserlicht ungerichtet ausstrahle, sei ausgeschlossen, wie es das Patentgericht festgestellt hat. Denn jedenfalls ist dort nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass die radiale Strahlung gleichzeitig über 360° und ringförmig austritt.

Der Umstand, dass in N76 eine homogene und zirkuläre Schädigung der Gefäßwand ohne Perforationseffekte beschrieben ist, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Eine solche zirkuläre - also ringförmige - Schädigung kann auch auf andere Weise, etwa dadurch hervorgerufen werden, dass ein zwar radial, aber nicht ringförmig abstrahlender Lichtwellenleiter bei der Anwendung gedreht wird. Ein solches Vorgehen ist im Streitpatent beschrieben (Abs. 43).

Auch eine Abdeckung, die die Merkmale 4.3 und 4.4. verwirklicht, ist in N76 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

Ob die in N76 erfolgte Gegenüberstellung einer bare fiber und eines radial abstrahlenden Lichtwellenleiters den Schluss rechtfertigt, dieser müsse eine transparente Abdeckung aufweisen, kann offenbleiben. N76 offenbart jedenfalls nicht unmittelbar und eindeutig, dass das Ende des Lichtwellenleiters mit einer Abdeckung versehen ist, die vom Lichtwellenleiter beabstandet ist, so dass sich ein mit Gas gefüllter Zwischenraum ergibt.

Ob die Auffassung des Patentgerichts zutrifft, eine gerundete Ausgestaltung des distalen Endes der Vorrichtung entsprechend Merkmal 3 sei zwingend, um eine Perforation der Venenwand zu vermeiden, kann offenbleiben.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts war der Gegenstand von Patentanspruch 1 ausgehend von N76 zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht durch N31 nahegelegt.

N31 beschreibt anhand von vier Beispielen die Anwendung von Licht mit flexiblen Lichtleitern in hohlen Organen. Für diese Zwecke eingesetzte Fasern sollen nicht nur ausreichend Energie übertragen können, sondern auch Abstrahlcharakteristiken zeigen, die die Behandlung effektiv, sicher und berechenbar machten. Dies könne erreicht werden, indem die Fasern entsprechend den gewünschten Wechselwirkungen zwischen Licht und Gewebe und den geometrischen und anatomischen Beschränkungen modifiziert würden (S. 304 Abschnitt 1).

Als mögliche Anwendungsszenarien werden die Koagulation in axiale Richtung mit kleinem Bestrahlungsabstand, die umfängliche vollständige Koagulation von ösophagotrachealen Fisteln bei Neugeborenen, die homogene Bestrahlung von zylindrischen Organen und die isotrope Bestrahlung der gesamten Blasenwand geschildert (S. 304 Abschnitt 2). Sodann werden die Besonderheiten und Erfordernisse dieser Anwendungsfälle im Einzelnen dargestellt und erläutert.

Der endoskopische Verschluss von ösophagotrachealen Fisteln wird als neue und vielversprechende Technik geschildert. Hierfür stünden zwei konträre Methoden zur Verfügung, nämlich die axiale bzw. tangentiale Lichtführung mittels stumpfer Fasern bei einem Divergenzwinkel von weniger als 30° und maximaler Lichtintensität in Vorwärtsrichtung und die radiale Lichtanwendung mittels konischer Faserspitze bei einem Divergenzwinkel von mehr als 90° und einem allenfalls minimalen Lichtanteil, der in Vorwärtsrichtung abgestrahlt wird (S. 306, Abschnitt 2.2). Um die Lichtanwendung zu optimieren, sei die Speiseröhre von Ratten als Fistelmodell verwendet worden. In den Versuchen habe sich die axiale Bestrahlung als nachteilig erwiesen und sei eine Lasersonde mit radialer Abstrahlung hergestellt worden, deren Aufbau in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 schematisch dargestellt ist.

Als geeigneter Wert für den Außendurchmesser wird ein Bereich zwischen 500 μm und 2 mm angegeben. Ergänzend wird ausgeführt, der Durchmesser der Sonde müsse auf mindestens zwei Drittel des Fisteldurchmessers angepasst werden, um eine Zerstörung im Falle des Gewebekontakts zu vermeiden. Das Problem, eine solche Sonde mittels eines Endoskops einzuführen, sei noch nicht gelöst, weil der verfügbare Platz in pädiatrischen Endoskopen stark beschränkt sei.

Der mit einer solchen Vorrichtung erzeugte Strahl könne als Hohlkegel bezeichnet werden, dessen Wandstärke mit Abstand zu der Faserspitze zunehme. Als Parameter für die Bestrahlung werden beispielhaft eine Wellenlänge von 1.320 nm, eine Leistung von 5 Watt und eine Dauer von 8 Sekunden angegeben. Bei dieser Behandlung sei eine Koagulation in allen Fällen vollständig gewesen und Perforationen seien nicht aufgetreten.

Im Ansatz noch zutreffend hat das Patentgericht ausgeführt, dass N76 die Verwendung eines Wellenleiters zur Behandlung von Veneninsuffizienz als vorteilhaft beschreibt, bei dem die Laserstrahlung radial emittiert wird, die nähere Ausgestaltung einer solchen Vorrichtung jedoch offenlässt. Dies gab Veranlassung, sich im Stand der Technik danach umzusehen, wie eine solche radiale Emission der Strahlung am distalen Ende eines Lichtwellenleiters erreicht werden kann.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts bestand jedoch kein Anlass, hierfür N31 heranzuziehen.

N31 befasst sich zwar mit Möglichkeiten für eine laserunterstützte Behandlung in mehreren unterschiedlichen hohlen Organen (S. 304 Abs. 1). Für jeden der vier dort behandelten Einsatzzwecke wird aber jeweils ein besonderer Lösungsweg aufgezeigt. Eine konkrete Anregung, gerade die in N31 für die Behandlung einer ösophagotrachealen Fistel eines Neugeborenen vorgeschlagene Vorrichtung, die dort mit anderen Wellenlängen verwendet wird, für die Behandlung einer venösen Insuffizienz heranzuziehen, ergab sich daraus nicht.

Selbst wenn man annehmen wollte, dass N31 in Betracht gezogen würde, ergibt sich aus dem Vorbringen der Klägerin nicht, dass es zum maßgeblichen Zeitpunkt hinreichende Anhaltspunkte für die Erwartung gab, die Übernahme der in N31 für die Behandlung von ösophagotrachealen Fisteln beschriebene Gestaltung der Spitze des Wellenleiters führe ohne Weiteres zu einer tauglichen Vorrichtung zur endoluminalen Behandlung von Veneninsuffizienz.

Nach der Rechtsprechung des Senats liegt die Beschreitung eines in Betracht kommenden Lösungswegs, dessen Resultate im Stand der Technik nicht sicher vorhersehbar waren, nur dann nahe, wenn eine angemessene Erfolgserwartung bestand.

Die Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung lassen sich nicht allgemeingültig formulieren. Sie sind im Einzelfall unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen (vgl. nur BGH, Urteil vom 17. März 2026 - X ZR 165/23, GRUR 2026, 790 Rn. 68 f. - Fampridin-SR).

Nach diesen Grundsätzen fehlte es im Streitfall an einer angemessenen Erfolgserwartung. Die Klägerin hat nicht aufgezeigt, dass der Fachmann aufgrund der ihm durch N76 und N31 vermittelten Informationen unter Heranziehung seines Fachwissens ohne Weiteres zu einer Vorrichtung zur endoluminalen Behandlung von venösen Insuffizienzen gelangt wäre, die den im medizinischen Bereich zu stellenden hohen Anforderungen genügte. Eine entsprechende Entwicklung erfordert, dass die relevanten Parameter wie Laserleistung, Wellenlänge, Abstrahlwinkel usw. unter Berücksichtigung der Besonderheiten des zu behandelnden Gewebes aufeinander abgestimmt werden, was umfangreiche und aufwendige Versuche bedingt.

In diese Richtung weisen auch die Ausführungen in der Dissertation von Christine Burgmeier, eine Co-Referentin der Zusammenfassung in N76, mit dem Titel "Endoluminale Behandlung der Varikosis" (N19), die nach umfangreichen Versuchen zum endoluminalen Verschließen von Rindervenen mit verschiedenen Lasersonden zu der Ansicht gelangte, eine von ihr verwendete, ringförmig radial abstrahlende Lasersonde mit kegelförmigem Ende sei für eine endoluminale Varikosisbehandlung nicht sinnvoll (N19, S. 105 Abs. 3).

Der Berücksichtigung der Ausführungen in N19 steht nicht entgegen, dass diese Entgegenhaltung erst nach dem Prioritätszeitpunkt veröffentlicht wurde. Die Berücksichtigung solcher Erkenntnisse führt nicht zu einer unzulässigen ex-post-Betrachtung. Sie dient vielmehr der Beurteilung der Frage, ob ein in Betracht kommender Lösungsweg mit den am Anmelde- bzw. Prioritätstag zur Verfügung stehenden Mitteln gangbar war, also der Beurteilung der Situation ex ante (BGH, Urteil vom 17. März 2026 - X ZR 165/23, GRUR 2026, 790 Rn. 79 f. - Fampridin-SR).

Auch die Dokumentation "Laser in der Medizin - Vorträge des 10. Internationalen Kongresses Laser 91" (N35), an der einer der Autoren von N31 als Verfasser mitwirkte, berichtet von experimentellen Untersuchungen über einen längeren Zeitraum (N35, S. 41 zu 3.).

Vor diesem Hintergrund konnte der Fachmann entgegen der Auffassung der Klägerin nicht erwarten, ohne umfangreiche und aufwendige Versuche eine Vorrichtung in die Hand zu bekommen, die den erwähnten hohen Anforderungen genügt.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 91 Abs. 1 ZPO und § 97 Abs. 1 ZPO.

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