BGH, Beschluss vom 08.09.2026 – X ZB 2/25

A. Die Beteiligten streiten über die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren in der Beschwerdeinstanz mitwirkenden Rechts- und Patentanwalts.

Die Antragstellerin hat ursprünglich die Löschung und später die Feststellung der Unwirksamkeit eines Gebrauchsmusters beantragt. Das Patentamt hat dem Antrag nur teilweise entsprochen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin hat das Patentgericht auf deren Kosten zurückgewiesen.

Im Kostenfestsetzungsverfahren hat die Antragsgegnerin, soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren von Interesse, Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt geltend gemacht. Die Rechtspflegerin hat diese Kosten wie beantragt festgesetzt.

Auf die hiergegen gerichtete Erinnerung der Antragsgegnerin hat das Patentgericht den festgesetzten Betrag um 20 Euro reduziert. Die weitergehende Erinnerung hat es zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

B. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO statthaft.

Wie der Senat bereits entschieden hat, unterliegen Beschlüsse des Patentgerichts über eine Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung im Patentnichtigkeitsverfahren gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO der Rechtsbeschwerde, wenn das Patentgericht diese zulässt (BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 Rn. 5 ff. - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren I; Beschluss vom 7. November 2023 - X ZB 7/21, GRUR 2023, 1807 Rn. 4 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II).

Für Entscheidungen, die in der Beschwerdeinstanz eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens ergehen, ist § 84 Abs. 2 PatG gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG entsprechend anzuwenden.

Folglich ist eine Rechtsbeschwerde unter den genannten Voraussetzungen auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren statthaft.

C. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet.

I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Antrag auf Festsetzung von Kosten für zwei Vertreter könne nicht auf den Umstand gestützt werden, dass für die Antragsgegnerin neben einem Rechtsanwalt auch ein beim Europäischen Patentamt zugelassener Vertreter mitgewirkt habe. Das Begehren der Antragsgegnerin sei (mit Ausnahme einer Pauschale für Post und Telekommunikation in Höhe von 20 Euro) jedoch deshalb begründet, weil der für die Antragsgegnerin tätige Rechtsanwalt zugleich als Patentanwalt zugelassen sei.

Die Grundsätze über die Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren seien auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anwendbar. Im Streitfall könne die Antragsgegnerin danach Erstattung der Kosten für einen Rechts- und einen Patentanwalt verlangen, weil parallel zum Löschungsverfahren ein Verletzungsstreit anhängig gewesen sei und deshalb Abstimmungsbedarf bestanden habe. Die Personenidentität des Vertreters stehe dem nicht entgegen. Sie habe möglicherweise zur Folge, dass der Einarbeitungs- und Gesprächsaufwand geringer sei, enthebe bei der vorzunehmenden typisierenden Betrachtung aber nicht von einer gesonderten Abstimmung des Vorgehens in beiden Verfahren.

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

1. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist der Antrag auf Kostenfestsetzung hinreichend bestimmt.

In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob die beiden Umstände, auf die die Antragsgegnerin ihr Begehren gestützt hat - die Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters und die Doppelqualifikation des für die Antragsgegnerin tätigen Rechtsanwalts - zwei gesonderte Lebenssachverhalte bilden, die nur unter Festlegung einer Prüfungsreihenfolge zur Entscheidung gestellt werden dürfen.

Selbst wenn diese Frage zu bejahen ist, wird der im Streitfall gestellte Kostenfestsetzungsantrag den daraus resultierenden Anforderungen gerecht.

Schon aus der zeitlichen Reihenfolge, aber auch aus den Ausführungen zur Begründung des Antrags wird hinreichend deutlich, dass die Antragstellerin ihn in erster Linie auf die Mitwirkung des beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters und hilfsweise auf die Doppelqualifikation des für die Antragsgegnerin tätigen Rechtsanwalts gestützt hat. Diese Reihenfolge hat auch das Patentgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt.

2. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die für das Patentnichtigkeitsverfahren geltenden Grundsätze über die Erstattungsfähigkeit von Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gelten.

a) Nach der Rechtsprechung des Senats sind die Kosten einer solchen Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren nicht schon in entsprechender Anwendung von § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig. Sie können auch nicht schlechthin als notwendige Maßnahme der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen werden. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, aus denen sich die Notwendigkeit ergibt. Hierbei ist grundsätzlich eine typisierende Betrachtung geboten.

Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist. Dies beruht auf dem in aller Regel vorliegenden Interesse der Partei, ihr Vorbringen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen (BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ, 196, 52 = GRUR 2013, 427 Rn. 26 ff. - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren I; Beschluss vom 7. November 2023 - X ZB 7/21, GRUR 2023, 1807 Rn. 10 ff. - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II).

b) Das Patentgericht hat zu Recht entschieden, dass diese Grundsätze auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anzuwenden sind.

Wenn zeitgleich zu einem Verletzungsrechtsstreit ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anhängig ist, entsteht typischerweise derselbe Abstimmungsbedarf wie bei einem parallel anhängigen Patentnichtigkeitsverfahren. Die Art der betroffenen Schutzrechte und die für die jeweilige Verfahrensart einschlägigen Regeln weisen keine Besonderheiten auf, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten.

c) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass diese Grundsätze auch dann gelten, wenn ein anwaltlicher Vertreter doppelt qualifiziert und sowohl als Rechts- als auch als Patentanwalt tätig geworden ist.

aa) Für die Tätigkeit in einer Kennzeichenstreitsache im Sinne von § 140 MarkenG hat der Bundesgerichtshof bereits in diesem Sinne entschieden (BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, juris Rn. 10 ff. - Kosten des Patentanwalts I).

bb) Ob diese Grundsätze auch für patentrechtliche Verfahren gelten, ist in der Literatur umstritten (bejahend: Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Aufl., § 80 Rn. 47; Benkard/Schwarz, Patentgesetz, 12. Aufl., § 80 Rn. 40; verneinend: Schulte/Püschel, Patentgesetz, 12. Aufl., § 80 Rn. 46; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 193).

cc) Diese Frage ist zu bejahen.

Nach der Rechtsprechung des I. Zivilsenats ist der Einsatz besonderer markenrechtlicher Kenntnisse durch einen Rechtsanwalt, der zugleich als Patentanwalt zugelassen ist, durch die Rechtsanwaltsvergütung nicht abgegolten. Ein Patentanwalt ist gemäß § 1 PatAnwO in dem ihm durch das Gesetz zugewiesenen Aufgabenbereich ein unabhängiges Organ der Rechtspflege. Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufliche Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten besteht neben derjenigen eines Rechtsanwalts und wird im Fall der Vereinigung beider Berufsbilder in einer Person durch diese nicht verdrängt (BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, juris Rn. 12 - Kosten des Patentanwalts I).

Diese Erwägungen greifen in gleicher Weise, wenn ein Rechts- und Patentanwalt in einem Patentnichtigkeits- oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren tätig wird.

d) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde steht diese Regelung nicht in Widerspruch zu Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG (nachfolgend: Durchsetzungsrichtlinie).

aa) Nach Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen.

Prozesskosten in diesem Sinne sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union auch die Kosten eines Vertreters wie eines Patentanwalts, den ein Rechtsinhaber allein oder zusammen mit einem Rechtsanwalt eingeschaltet hat (EuGH, Urteil vom 28. April 2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 Rn. 41).

Die Vorgabe, dass Kosten nur insoweit zu tragen sind, als sie zumutbar sind, spiegelt die in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie vorgesehene allgemeine Verpflichtung wider, wonach die Mitgliedstaaten unter anderem dafür sorgen müssen, dass die zur Durchsetzung der geschützten Rechte erforderlichen Maßnahmen nicht unnötig kostspielig sind (EuGH, Urteil vom 28. April 2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 Rn. 45).

Die Frage, ob diese Kosten angemessen sind, kann nicht unabhängig von den Kosten beurteilt werden, die der obsiegenden Partei tatsächlich durch den Beistand eines Anwalts entstanden sind, sofern diese zumutbar im vorgenannten Sinne sind. Zwar bedeutet das Erfordernis der Angemessenheit nicht, dass die unterlegene Partei zwangsläufig sämtliche Kosten der obsiegenden Partei erstatten muss. Es verlangt jedoch, dass diese Anspruch auf die Erstattung wenigstens eines erheblichen und angemessenen Teils der ihr tatsächlich entstandenen zumutbaren Kosten hat (EuGH, Urteil vom 28. April 2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 Rn. 48).

Um dies sicherzustellen, muss das zuständige Gericht in jedem Einzelfall in der Lage sein, zu prüfen, ob die der obsiegenden Partei durch die Mitwirkung eines Vertreters, beispielsweise eines Patentanwalts, entstehenden Prozesskosten zumutbar und angemessen sind, und zwar über die Fälle hinaus, in denen eine solche Kontrolle nach Art. 14 der Richtlinie aus Billigkeitsgründen geboten ist (EuGH, Urteil vom 28. April 2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 Rn. 49).

bb) Die oben aufgezeigten, auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO beruhenden Grundsätze werden diesen Vorgaben gerecht.

Dem steht nicht entgegen, dass für die Frage, ob Kosten erforderlich waren, grundsätzlich eine typisierende Betrachtung geboten ist. Auch dieser Maßstab ermöglicht die unionsrechtlich gebotene Prüfung, ob die zu erstattenden Kosten im Einzelfall zumutbar und angemessen sind. Ein weitergehender Detaillierungsgrad der Prüfung ist nach der aufgezeigten Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht erforderlich.

3. Vor diesem Hintergrund hat das Patentgericht zutreffend entschieden, dass die Antragsgegnerin die Erstattung von Rechtsanwalts- und Patentanwaltsgebühren im Streitfall verlangen kann.

a) Aus dem Umstand, dass parallel zu dem Löschungsverfahren ein Verletzungsrechtsstreit anhängig war, ergibt sich der für diese Situation typische Abstimmungsbedarf.

Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass eine solche Abstimmung typischerweise auch dann erforderlich, wenn zwei Anwälte aus derselben Kanzlei mandatiert werden oder wenn ein einzelner Anwalt mit Doppelqualifikation tätig wird. Auch in solchen Fällen stellt sich die Aufgabe, den Vortrag in den parallelen Verfahren zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Dies erfordert typischerweise die fachlichen Qualifikationen eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts.

b) Besondere Umstände, die darauf hindeuten könnten, dass eine Doppelvertretung im Streitfall überflüssig oder aus sonstigen Gründen nicht zumutbar oder nicht angemessen sein könnte, sind weder festgestellt noch geltend gemacht.

Die Argumentation der Rechtsbeschwerde, eine Doppelvertretung sei überflüssig gewesen, weil der für die Antragsgegnerin tätige Rechtsanwalt ohnehin verpflichtet gewesen sei, auch seine Fachkenntnisse als Patentanwalt einzubringen, beruht auf einer unzutreffenden Prämisse.

Wie bereits oben dargelegt wurde, besteht eine solche Verpflichtung nicht. Angesichts dessen besteht auch kein Anlass, eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union einzuholen.

c) Die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob die Erteilung eines Mandats an eine Sozietät aus Rechts- und Patentanwälten ohne weiteres für beide Berufsgruppen gilt, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung.

Nach den Feststellungen des Patentgerichts hat die Antragsgegnerin im Streitfall glaubhaft gemacht, dass sowohl im Löschungsverfahren als auch im Verletzungsrechtsstreit Angehörige beider Berufsgruppen für die Antragstellerin tätig geworden sind. Dies trägt die Annahme, dass die Antragsgegnerin die zur Sozietät gehörenden Rechtsanwälte und Patentanwälte gleichermaßen beauftragt hat.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher | | Hoffmann | | Deichfuß

| Marx | | Rensen |