EuG, Urteil vom 29.11.2012 – T-537/10 und T-538/10

Am 18. Februar und am 12. März 2003 meldete die Klägerin, Frau Ursula Adamowski, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke ( ABl. 1994, L 11, S. 1 ) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ ABl. L 78, S. 1 ]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) zwei Gemeinschaftsmarken an.

Bei der am 18. Februar 2003 angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:

Bei der am 12. März 2003 angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen Fagumit.

Mit den Anmeldungen wurden folgende Waren der Klassen 12 und 17 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung beansprucht:

— Klasse 12: Kautschuk und Gummi als Endprodukte für den Kraftfahrzeugbereich, nämlich neue Reifen, auch als Vollgummi und Wulstbände;

— Klasse 17: Schläuche; Kautschuke und Gummi als Halbfabrikate in Form von Folien, Platten, Stangen, Profilen, Blöcken, Strängen, Bändern, Rohren und Schläuchen; Kautschuk und Gummi als Endprodukt für Industrieschläuche, nämlich PVC-Schläuche, Wasserschläuche, Luftschläuche, Kabelschutzschläuche, abriebfeste Schläuche, Öl- und Benzinschläuche, Chemikalienschläuche, Autogenschläuche, Acetylenschläuche, Propanschläuche und Zwillingsschläuche; Kautschuk und Gummi als Endprodukt für den Kraftfahrzeugbereich, nämlich runderneuerte Reifen, auch als Vollgummireifen und Wulstbände; Schläuche, Zwischenringe (Distanzringe) und Dichtungen.

Die in den Randnrn. 2 und 3 angeführten Marken wurden am 28. Juni 2004 eingetragen.

Am 7. und am 8. April 2008 stellte die Streithelferin, die Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., zwei Anträge auf Nichtigerklärung der angefochtenen Marken, gestützt auf:

— Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009), da die Klägerin bei der Anmeldung der Marken bösgläubig gewesen sei;

— Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 53 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009), da die Klägerin bei der Anmeldung der angefochtenen Marken im eigenen Namen und ohne Zustimmung der Streithelferin gehandelt habe, die selbst Inhaberin der im Folgenden wiedergegebenen polnischen Marke sei, die am 15. Januar 1997 für „Schläuche aus Kautschuk, PVC-Schläuche“ der Klasse 17 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen wurde:

— Art. 52 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009) wegen der Firmenbezeichnung der Streithelferin, die 1993 in Polen eingetragen und im Handelsverkehr durch die Ausfuhr von Waren in mehrere Mitgliedstaaten, u. a. Deutschland, ab diesem Jahr benutzt worden sei.

Mit zwei Entscheidungen vom 25. Juni 2009 wies die Nichtigkeitsabteilung die Anträge auf Nichtigerklärung zurück.

Am 27. August 2009 legte die Streithelferin nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 beim HABM zwei Beschwerden gegen die Entscheidungen der Widerspruchsabteilung ein.

Mit zwei am 3. September 2010 ergangenen Entscheidungen (angefochtene Entscheidungen) gab die Erste Beschwerdekammer den Beschwerden statt, hob die Entscheidungen der Widerspruchsabteilung auf und erklärte die angefochtenen Marken für ungültig, nachdem sie befunden hatte, dass die drei von der Streithelferin angeführten Nichtigkeitsgründe begründet seien.

Was insbesondere den auf Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Grund (vgl. oben Randnr. 6, dritter Gedankenstrich) betrifft, war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass die Streithelferin die Benutzung des Wortes „fagumit“ im internationalen Handelsverkehr ab dem 1. Juni 1997 durch Ausfuhren u. a. nach Deutschland nachgewiesen habe, die gemäß einem Vertriebsvertrag, der mit der von der Klägerin geleiteten Gesellschaft Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH geschlossen worden sei, durchgeführt worden seien. Dieses Zeichen werde in Deutschland nach § 5 Abs. 2 des Markengesetzes geschützt. Was den Nichtigkeitsgrund einer Verletzung von Art. 53 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (vgl. oben Randnr. 6, zweiter Gedankenstrich) betrifft, führte die Beschwerdekammer zunächst aus, die oben in Randnr. 3 wiedergegebene angefochtene Marke bilde den dominierenden Bestandteil der polnischen Marke, auf die der Antrag auf Nichtigerklärung gestützt sei, während die oben in Randnr. 2 wiedergegebene angefochtene Marke im Wesentlichen eine Wiedergabe dieser Marke sei. Weiter stellte die Beschwerdekammer fest, dass dieser Nichtigkeitsgrund ebenfalls begründet sei, da die in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 verwendeten Begriffe „Agent oder Vertreter“ auch den Geschäftsführer des Agenten, Vertreters oder Vertreibers umfassten und das Schreiben vom 10. April 1998 nicht dahin interpretiert werden könne, dass es der Klägerin das Recht erteile, die angefochtenen Marken anzumelden. Zu dem auf Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Nichtigkeitsgrund führt die Beschwerdekammer aus, dass die Klägerin nach dem genannten Vertriebsvertrag verpflichtet gewesen sei, die geschäftlichen Interessen der Streithelferin zu wahren – ein Ziel, das durch die Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken beeinträchtigt worden sei –, und dass mit dem genannten Schreiben vom 10. April 1998 nicht habe nachgewiesen werden können, dass die Klägerin bei den in Rede stehenden Markenanmeldungen gutgläubig gehandelt habe. Da auch sonst nichts darauf hinweise, dass die Streithelferin auf ihre Rechte aus dem Zeichen Fagumit verzichtet habe oder dass die Klägerin gutgläubig gehandelt habe, wurde dieser Grund ebenfalls für begründet erklärt.

Die Klägerin beantragt,

— die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben;

— die Anträge auf Nichtigerklärung zurückzuweisen;

— die Kosten des Löschungs-, des Beschwerde- und des vorliegenden Klageverfahrens dem HABM aufzuerlegen.

Das HABM und die Streithelferin beantragen,

— die Klagen abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Das Gericht hat nach Anhörung der Parteien beschlossen, die vorliegenden Rechtssachen gemäß Art. 50 der Verfahrensordnung des Gerichts zu gemeinsamer Entscheidung zu verbinden.

In den vorliegenden Rechtssachen macht die Klägerin jeweils drei Klagegründe geltend: erstens einen Verstoß gegen Art. 53 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009, zweitens einen Verstoß gegen Art. 53 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 und drittens einen Verstoß gegen Art. 52 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung.

Wie das HABM vorträgt, reicht jeder der von der Beschwerdekammer festgestellten Nichtigkeitsgründe aus, um die angefochtenen Marken für nichtig zu erklären. In diesem Zusammenhang wird zunächst der zweite Klagegrund geprüft, der den in Art. 53 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Nichtigkeitsgrund betrifft.

Im Rahmen dieses Klagegrundes trägt die Klägerin zunächst vor, dass Art. 165 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verhindere, dass sich die Streithelferin auf Art. 53 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung berufen könne.

Diesem Argument ist nicht zu folgen. Denn nach Art. 165 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 kann eine Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 53 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung nicht für nichtig erklärt werden, wenn das ältere Recht vor dem 1. April 2004 in einem Mitgliedstaat eingetragen, angemeldet oder erworben wurde, der der Europäischen Union zu diesem Zeitpunkt beigetreten ist.

Diese Bestimmung soll die Möglichkeit ausschließen, dass eine vor dem 1. Mai 2004 eingetragene oder angemeldete Gemeinschaftsmarke durch den bloßen Umstand des Beitritts bestimmter Staaten zur Union in Frage gestellt werden könnte, obwohl diese Möglichkeit vor dem Beitritt nicht bestanden hatte. Die in Rede stehende Bestimmung soll den Inhaber einer Marke demnach nicht daran hindern, nach dem 1. Mai 2004 einen Antrag auf Nichtigerklärung zu stellen, die er schon vor diesem Zeitpunkt hätte einreichen können.

Der in Art. 53 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 genannte Nichtigkeitsgrund kann vom Inhaber der in Art. 8 Abs. 3 dieser Verordnung genannten Marke geltend gemacht werden, auch wenn die Marke nur in einem Staat eingetragen wurde, der kein Mitglied der Union war. Denn im Gegensatz zu Art. 8 Abs. 1, 2, 4 und 5 bezieht sich Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht auf Marken, die in einem Mitgliedstaat eingetragen wurden oder ihre Wirkungen in einem Mitgliedstaat entfalten. Wäre die Eintragung der Marke in einem Mitgliedstaat eine Voraussetzung für die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, würde sich diese Bestimmung im Übrigen mit den Abs. 1 und 5 dieses Artikels überschneiden. Es ist also mit dem HABM festzustellen, dass die Streithelferin die oben in Randnr. 6 genannten Anträge auf Nichtigerklärung bereits vor dem Beitritt der Republik Polen zur Union hätte stellen können, so dass Art. 165 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 die Begründetheit dieser Anträge nicht beeinträchtigt und die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidungen nicht beeinflusst.

Im vorliegenden Fall konzentriert die Klägerin ihre Argumentation auf die Zustimmung der Inhaberin der oben in Randnr. 6 zweiter Gedankenstrich wiedergegebenen Marke, ohne ihre Eigenschaft als Agent oder Vertreter der Streithelferin zu bestreiten. Sie macht geltend, dass sie vor Durchführung der Anmeldungen, auf die oben in den Randnrn. 1 bis 3 Bezug genommen wurde, gemäß einem Schreiben vom 10. April 1998 die Zustimmung der Streithelferin erhalten habe.

Das HABM und die Streithelferin widersprechen dieser Ansicht.

Die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 setzt voraus, dass der Anmelder der Marke Agent oder Vertreter des Markeninhabers ist oder war, dass der Agent oder Vertreter des Markeninhabers die Marke ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen angemeldet hat und dass die Handlungsweise des Agenten oder Vertreters nicht gerechtfertigt ist. Diese Bestimmung soll den Missbrauch einer Marke durch den Agenten des Markeninhabers verhindern, da der Agent die Kenntnisse und die Erfahrung, die er während der ihn mit dem Markeninhaber verbindenden Handelsbeziehung erworben hat, ausnutzen und damit ungerechtfertigt Vorteile aus den vom Markeninhaber selbst eventuell erbrachten Anstrengungen und Investitionen ziehen könnte (Urteil des Gerichts vom 6. September 2006, DEF-TEC Defense Technology/HABM – Defense Technology [FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR], T-6/05, Slg. 2006, II-2671 , Randnr. 38).

Was eine mögliche Zustimmung zur Anmeldung der Marke auf den Namen des Vertreters oder Agenten betrifft, so muss diese eindeutig, präzise und unbedingt sein (vgl. in diesem Sinne Urteil FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, Randnr. 40). Im vorliegenden Fall ist allerdings festzustellen, dass – wie die Beschwerdekammer ausgeführt hat – das Schreiben vom 10. April 1998, auf das sich die Klägerin berufen hat, diese Voraussetzungen nicht erfüllt.

Nach dem Wortlaut dieses an die Adamex Industrie GmbH gerichteten Schreibens hat der Vertreter der Streithelferin seine Zustimmung zur „Benutzung“ und zum „Vorbehalt“ des „Or[i]ginal-Symbols“ und der „Bezeichnung“ der Gesellschaft Fagumit in ganz Europa erteilt und erläutert, dass diese Möglichkeit seiner Ansicht nach die Gesellschaften Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich und Fagumit Schweiz betreffe.

Dazu ist erstens festzustellen, dass das fragliche Schreiben nicht auf die Möglichkeit Bezug nimmt, dass die Klägerin das oben in Randnr. 2 wiedergegebene Zeichen als Gemeinschaftsmarke eintragen lässt. Insoweit ist zu bemerken, dass die Klägerin in diesem Schreiben nicht genannt wird und dass dieses die Möglichkeit einer Eintragung dieses Zeichens als Gemeinschaftsmarke nicht erwähnt.

Falls zweitens die Gesellschaften Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich und Fagumit Schweiz – wie die Klägerin vor der Nichtigkeitsabteilung und der Beschwerdekammer geltend machte – zum Zeitpunkt der Versendung des fraglichen Schreibens noch nicht bestanden, kann man dieses Schreiben sehr leicht dahin verstehen, dass die Streithelferin nichts dagegen hatte, dass die in Rede stehenden Gesellschaften den Handelsnamen Fagumit tragen und allenfalls ausschließlich die damit im Zusammenhang stehende Marke im Rahmen ihrer Tätigkeiten benutzen.

Die Klägerin kann sich nicht darauf stützen, dass die Streithelferin der Benutzung des streitigen Zeichens durch andere als die im Schreiben vom 10. April 1998 genannten Gesellschaften nicht widersprochen hat. Wie die Klägerin jeweils in Randnr. 33 ihrer Klageschriften ausgeführt hat und sich aus den von ihr dem HABM vorgelegten Unterlagen ergibt, ist die fragliche Benutzung im Rahmen des Inverkehrbringens der von der Streithelferin erzeugten Güter erfolgt. Eine solche Benutzung fügt sich aber in die Logik der Zusammenarbeit zwischen der Streithelferin und den Vertreibern ihrer Erzeugnisse ein und weist nicht auf einen Verzicht auf das oben in Randnr. 6 zweiter Gedankenstrich wiedergegebene Zeichen hin, der es jedem ermöglicht, dieses Zeichen oder seinen dominierenden Bestandteil als Gemeinschaftsmarke anzumelden.

Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer mit der Feststellung, dass das Schreiben vom 10. April 1998 nicht als eine der Klägerin gegenüber erteilte Zustimmung zur Anmeldung der angefochtenen Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 angesehen werden könne, keinen Fehler begangen hat.

In diesem Zusammenhang ist der von der Klägerin vorgetragene Umstand, dass ihre Geschäftsbeziehung mit der Streithelferin informell gewesen sei, so dass die Liste der von dem Schreiben vom 10. April 1998 betroffenen Unternehmen nicht als abschließend angesehen werden könne, unerheblich. Denn da das fragliche Schreiben keine Zustimmung im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 darstellt, wird das Ergebnis, zu dem die Beschwerdekammer gekommen ist, durch diesen Umstand – nimmt man ihn als erwiesen an – nicht widerlegt.

Somit ist der zweite Klagegrund zu verwerfen und sind aus den oben in Randnr. 15 erläuterten Gründen die Klagen insgesamt abzuweisen.

Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr die Kosten des HABM und der Streithelferin gemäß deren Anträgen aufzuerlegen.